We leven in een innovatieve en creatieve wereld. De wereld om ons heen verandert snel. De Innovatieve Meesters van Elferink & Kortier Advocaten houden de ontwikkelingen op onze vakgebieden voor u bij in deze databank.
Benelux kleurmerk Magenta van T-Mobile doorgehaald. Gebruik specifieke kleur als merk, blijft lastig.
Het komt regelmatig voor dat bedrijven een specifieke kleur gebruiken om zich te onderscheiden. Denk bijvoorbeeld aan het bedrijf Nikon dat camera’s verkoopt waarbij altijd wordt geadverteerd met de kenmerkende gele kleur. Of aan de kleur blauw van Bol.com.
Het is mogelijk om voor een specifieke kleur een merkrecht aan te vragen. Dat wordt een kleurmerk genoemd. Met een kleurmerk is het onder omstandigheden mogelijk om voor dezelfde of vergelijkbare waren of diensten gebruik van die kleur door concurrenten te verbieden.
Deutsche Telekom AG (T-Mobile) had een kleurmerk aangevraagd voor de kleur magenta. Een uitspraak van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna te noemen: ‘BBIE’) over dit kleurmerk laat echter zien dat het kunnen inroepen van een kleurmerk nog niet zo makkelijk is.
Vereisten (kleur)merk
Vooraf iets over het merkenrecht: Er zijn verschillende soorten merken aan te vragen. Denk bijv. aan een woordmerk, een beeldmerk zoals een logo, een vormmerk én dus een kleurmerk. Vanuit Nederland kun je bijv. een gemeenschapsmerk dat in de hele Europese gemeenschap geldt registreren, maar ook een ‘nationaal merk’. Voor dat nationale merk werkt Nederland samen met België en Luxemburg. Als je aldus een zogenaamd ‘Benelux-merk’ aanvraagt geldt dat voor de gehele Benelux. Over het Benelux-merk gaat de hierna te behandelen kwestie van Deutsche Telekom AG (hierna: DT).
In beginsel geldt dat alleen tekens die waren (producten) of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van dat van concurrenten, in aanmerking kunnen komen voor bescherming door het merkenrecht. Het teken dient onderscheidend vermogen te hebben en mag dus niet beschrijvend zijn voor de waren/diensten waarvoor het zal worden gebruikt. Ter illustratie: het woord ‘Bike’ heeft geringe kans om in aanmerking te komen voor een woordmerk voor fietsen. Het teken ‘Bike’ beschrijft hier namelijk de waren (fietsen). Daarentegen zal het teken wellicht wel in aanmerking komen voor een merk voor elektronica, aangezien ‘Bike’ op niet beschrijvend is voor deze waren (elektronica). Let wel; er zijn uitzonderingen op deze regel, bijv. als het merk door ‘inburgering’ onderscheidend vermogen heeft verkregen (daarover hierna meer).
Een andere voorwaarde voor het kunnen verkrijgen van een merkrecht is dat het teken duidelijk en nauwkeurig in het register weergegeven moet kunnen worden, zodat duidelijk is voor andere marktdeelnemers wat het merk precies beoogt te beschermen.
Men dient, alvorens men een (Benelux) merkenrecht verkrijgt, het merk in te schrijven bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna te noemen: ‘BBIE’). Hier gaat een merkaanvraag (depot) aan vooraf waarin door de bevoegde toezichthouder (BBIE) wordt gekeken of het merk aan alle vereisten voldoet. Indien het merkenrecht wordt verleend geldt het recht vanaf de indiening van de aanvraag.
Wat speelde er in deze kwestie?
DT, in het verleden in Nederland opererend onder de naam T-Mobile, is een van de grootste telecomaanbieders in de wereld. Op 22 december 1995 heeft DT bij het BBIE een aanvraag gedaan om de kleur magenta in te schrijven als kleurmerk (zie afbeelding).
Vervolgens is DT de kleur magenta decennialang gaan gebruiken in haar commerciële activiteiten (bijvoorbeeld als onderdeel van haar logo, websites en simkaarten). Lebara, een concurrent van DT heeft een doorhalingsprocedure gestart tegen het kleurmerk bij de BBIE. Indien men het niet eens is met de inschrijving van een merk is het mogelijk dat men in een doorhalingsprocedure de doorhaling van het merk vordert (en eventueel verkrijgt).
De BBIE toetst het desbetreffende merk aan de absolute nietigheidsgronden. Als uitgangspunt hierbij dient de aanvraag van het merk (i.c. 22 december 1995) te worden genomen. Lebara was namelijk van mening dat het merk o.m. geen ‘teken’ bevat dat een merk kan vormen en het merk onderscheidend vermogen mist. Ten aanzien van de vraag of een kleur een teken is dat een merk kan vormen verwijst het BBIE naar eerdere jurisprudentie, waaruit volgt dat een kleur een (merk)teken kan vormen (dit staat thans ook in de wet). Van belang hierbij is de context waarin de kleur wordt gebruikt en er dient na te worden gegaan of de kleur op zich al dan niet in staat is tot het overbrengen van specifieke informatie, met name over de oorsprong van een product of dienst (onderscheidend vermogen).
Uit de inschrijving van het kleurmerk dient voor andere deelnemers te volgen wat het kleurmerk beoogt te beschermen en wat het onderwerp van het merk is. Het BBIE oordeelt dat het merk in kwestie niet aan deze voorwaarden voldoet. Zo bevat het namelijk geen kleurcode, maar enkel de omschrijving ‘rood’. Daarnaast is niet duidelijk of de inschrijving betrekking heeft op de kleur of op een gekleurd vierkant (zie afbeelding). Wel merkt het BBIE hierbij op dat de inschrijving dateert van 1995 en toen de technische opties voor een inschrijving minder ontwikkeld waren
Geen onderscheidend vermogen
Het BBIE stelt dus vast dat de kleur magenta vanaf het begin geen onderscheidend vermogen heeft. De perceptie van het publiek bij een kleurmerk is anders dan bij een woord- of beeldmerk, want het publiek is gewend om woord- en beeldmerken op te vatten als tekens die de commerciële herkomst van goederen of diensten aanduiden. Dit geldt volgens het BBIE niet voor kleurmerken.
Inburgering
Als het teken geen onderscheidend vermogen heeft, kan dit nog wel verkregen worden door gebruik van het teken. Dat proces heet inburgering. Hiervoor is vereist dat het merk door het relevante publiek als merk wordt herkend. Van belang is of het teken onderscheidend vermogen heeft gekregen in de gehele Benelux. Daarbij wordt gekeken naar de relevant factoren (marktaandeel, intensiteit gebruik, geografische spreiding van het gebruik etc.).
DT is een van de grootste telecomproviders ter wereld en gebruikt de kleur magenta al decennia lang, consequent zelf of via economisch gelieerde entiteiten. Dit doet zij op veel verschillende manieren: als onderdeel van haar logo, in winkels, websites, verpakkingen, sim-kaarten, commercials, sponsoractiviteiten, evenementen, nieuwsberichten, etc.
DT is als T-Mobile in Nederland actief geweest en daar linkt ongeveer 60% van de mensen de kleur magenta aan de telecomprovider. Echter, in België en Luxemburg lijkt DT niet echt actief te zijn als telecomaanbieder. Hoewel DT heeft aangetoond dat ook het Benelux publiek buiten Nederland met het teken kan zijn geconfronteerd, is het BBIE is van oordeel dat onvoldoende is aangetoond dat daardoor dat deel van het publiek het teken daadwerkelijk als merk is gaan herkennen. Kortom, DT heeft niet bewezen dat de kleur magenta (of rood) als merk onderscheidend vermogen heeft gekregen/is ingeburgerd.
Het kleurmerk wordt in drie afzonderlijke beslissingen door het BBIE dus doorgehaald. Lees de beslissingen hier, hier en hier.
Heeft u vragen over het merkenrecht? Neem dan gerust contact met ons op!
