Case: Help, ik word aangesproken wegens merkinbreuk?!
Onlangs kregen wij de vraag een bedrijf bij te staan in een merkenzaak. Het bedrijf is actief in de telecommarkt en maakt in haar bedrijfsuitingen gebruik van een bepaald logo. Zij ontving een sommatiebrief van een concurrent, waarin de concurrent stelt dat cliënte inbreuk maakt op haar merkenrechten. Het logo van cliënte zou te veel lijken op haar eigen logo, waardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan. Daarnaast stelt de concurrent dat cliënte met het gebruik van het vergelijkbare logo oneerlijk voordeel verkrijgt en dat het gebruik van het logo schadelijk is voor het onderscheidend vermogen en de reputatie van haar bekende merk. De concurrent vordert daarom dat cliënte stopt met het gebruik van het logo. Het aanpassen van haar logo op al haar bedrijfsuitingen zou cliënte echter duizenden euro’s kosten. Cliënte besloot daarom contact met ons op te nemen.
Dergelijke (vermeende) inbreukzaken spelen regelmatig. Heeft u zelf ook een sommatiebrief wegens merkenrechtinbreuk ontvangen en bent u benieuwd hoe Elferink & Kortier Advocaten u van dienst zou kunnen zijn? Lees dan verder hoe wij onze cliënte hebben geholpen in de bovengenoemde zaak.
Merkenrecht in vogelvlucht
Om de casus goed te kunnen begrijpen, zullen wij allereerst een korte omschrijving van het merkenrecht geven. Een merkenrecht kan worden geregistreerd ter bescherming van een woord-, beeld-, vorm-, klank- en/of kleurmerk. Om een geldig merkenrecht te verkrijgen dient het merk de producten of diensten van een onderneming te kunnen onderscheiden van andere ondernemingen.
Er zijn vier vormen van merkinbreuk:
- Een teken maakt inbreuk op een merk indien het gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven.
- Een teken maakt inbreuk indien het gelijk is aan of overeenstemt met het merk en wordt gebruikt voor gelijke of overeenstemmende producten of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven, indien hierdoor gevaar voor verwarring bij het publiek bestaat over de herkomst van het product (directe verwarring) of indien de indruk wordt gewekt dat er een verband bestaat tussen de ondernemingen (indirecte verwarring).
- Een teken maakt inbreuk indien het gelijk is aan of overeenstemt met een bekend merk en door het gebruik – zonder geldige reden – ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Dit geldt ongeacht of het teken voor gelijke of overeenstemmende producten of diensten wordt gebruikt.
- Een teken maakt inbreuk indien het gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
Vervolg casus
Om cliënte te kunnen adviseren in deze zaak, hebben wij allereerst uitgezocht welk merk de concurrent in het merkenregister had ingeschreven. Hoe ziet het ingeschreven merk eruit? Voor welke producten of diensten is het merk ingeschreven? Gebruikt de concurrent dit merk ook daadwerkelijk? En heeft het merk onderscheidend vermogen? Vervolgens hebben wij het merk vergeleken met het logo van cliënte. Lijken het merk en het logo op elkaar? Wordt het logo voor dezelfde producten of diensten gebruikt als waarvoor het merk is ingeschreven? En bestaat er mogelijk verwarringsgevaar? Met deze (en dergelijke) vragen probeerden wij samen met onze cliënte een zo goed mogelijk beeld van de zaak en de positie van cliënte te verkrijgen.
Aan de hand van onze bevindingen schreven wij namens cliënte een reactie op de sommatiebrief, waarin wij onze standpunten belichtten. Hierin lieten wij (onder meer) weten dat cliënte geen inbreuk maakt op de merkrechten van de concurrent omdat er geen sprake is van verwarringsgevaar, en dat het merk van de wederpartij niet rechtsgeldig is omdat het geen onderscheidend vermogen bevat. De wederpartij liet in een tweede brief weten het niet met ons eens te zijn en sommeerde cliënte wederom tot aanpassing van het logo.
Wij hebben cliënte vervolgens de verschillende mogelijk te volgen routes en de consequenties daarvan voorgelegd (waaronder schikken en de kosten (gedeeltelijk) accepteren of voet bij stuk houden met het risico op een rechtszaak). Cliënte heeft besloten een schikkingsaanbod te doen: zij wil haar logo veranderen indien de wederpartij daarvan de kosten zou dragen. Dit aanbod is geaccepteerd. Een resultaat waar beide partijen zich in kunnen vinden.
Conclusie
Heeft u een sommatiebrief wegens een (vermeende) merkinbreuk ontvangen? Elferink & Kortier Advocaten helpt u graag. Indien gewenst:
- doen wij onderzoek naar de rechtsgeldigheid van het merk van de wederpartij en de haalbaarheid van de claim;
- adviseren wij u over uw positie en de te volgen strategie;
- voeren wij de correspondentie en eventuele onderhandelingen met (de advocaat van) de wederpartij; en
- procederen wij voor u bij een eventuele rechtszaak.
p.s. Als advocaten hebben wij een beroepsgeheim. Wij kunnen situaties uit onze praktijk daarom niet delen. In deze reeks met praktijkcases omschrijven wij daarom casus die dicht bij praktijkgevallen liggen of die in onze praktijk hadden kunnen plaatsvinden, maar die qua feiten en omstandigheden nooit gelijk zijn aan die van een daadwerkelijke kwestie die wij hebben behandeld.
