Licentienemer van octrooi-, merk, model- of auteursrechten? Denk aan de handhavingsmogelijkheden!

Licentieovereenkomst

In onze praktijk zien wij vaak licentiecontracten voorbij komen. We helpen ze beoordelen, opstellen en soms procederen we erover. Een licentie, ook wel een gebruiksrecht, is een contractuele afspraak tussen partijen waarbij de ene partij, de IE-rechthebbende (zoals de octrooihouder, de merkhouder of de auteursrechthebbende), de andere partij toestemming verleent om haar exclusieve recht te mogen gebruiken. Zo kan een merkhouder een licentienemer toestemming geven om zijn beschermde merk te gebruiken in een bepaalde context. Vergelijkbare afspraken kunnen gemaakt worden met bijvoorbeeld octrooihouders of auteursrechthebbenden.

In een licentieovereenkomst leggen beide partijen vervolgens de voorwaarden voor het gebruik vast. Wat nog wel eens wordt vergeten, is het maken van afspraken over de handhaving van de rechten in het geval een derde partij inbreuk maakt op het recht. Wat als een derde partij hetzelfde product op de markt brengt dat door het octrooi waar u een licentie voor heeft verkregen wordt beschermd? Denk daarbij ook aan de omgekeerde variant; wat als het octrooi of het merk waar u een licentie voor heeft verkregen juist zelf inbreuk maakt op rechten van een derde?

Inbreuk

Wanneer er sprake is van een inbreuk op een IE-recht (zoals octrooien, merken, auteursrechten, modellen etc), is het in de regel aan de IE-rechthebbende om hier actie tegen te ondernemen. Hetzelfde geldt voor de omgekeerde variant; dat wil zeggen de variant waarin de IE-rechthebbende wordt beticht van inbreuk. In het geval dat de IE-rechthebbende dit nalaat heeft dat gevolgen voor uw licentie. Zo wordt afbreuk gedaan aan bijvoorbeeld de exclusiviteit daarvan in een bepaald gebied. Ook kan het zo zijn dat door het niet optreden tegen inbreuk, het merkrecht verwatert en daardoor minder onderscheidend vermogen heeft. Dat is voor een licentienemer vanzelfsprekend nadelig. Specifiek voor het merken- en modellenrecht en voor het octrooirecht is bepaald dat de licentienemer niet zonder meer zelf acties kan instellen tegen inbreuk. Dat is in principe voorbehouden aan de IE-rechthebbende. Zo kan de licentienemer zonder toestemming van de merkhouder geen vordering tot schadevergoeding of winstafdracht instellen. Uit het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) volgt dat een licentienemer wel bepaalde vorderingen mag instellen, mits hij daarvoor toestemming heeft verkregen van de merkhouder.

Daar zit ’m de crux. Het verdient dus aanbeveling om die toestemming vóóraf, dus bij het sluiten van de licentieovereenkomst te regelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het maken van handhavingsafspraken in de licentieovereenkomst. Zo kan de licentienemer contractueel bedingen dat de licentiegever zal optreden tegen inbreuk. Daarbij kan bijvoorbeeld een merkhouder via de route van artikel 2.21 lid 5 BVIE namens de licentiehouder een vordering tot schadevergoeding of tot winstafdracht instellen. Regel dit vooraf in het contract. De licentienemer van een merk zou ook via artikel 2.32 lid 4 BVIE in een door de merkhouder aangespannen juridische procedure kunnen tussenkomen om zijn eigen geleden schade rechtstreeks vergoed te krijgen. Ook hiervoor is echter weer toestemming nodig.

Ook de Rijksoctrooiwet kent specifieke regelingen voor de vorderingen die de licentienemer wel of niet zelfstandig kan instellen. Die wijken wel af van die in het merkenrecht. Laat u zo nodig adviseren over de afspraken die u in dat kader zou kunnen maken in een licentieovereenkomst.

Beding tot slot een vrijwaring van de licentiegever. De licentiegever dient u te vrijwaren voor claims van derde partijen m.b.t. het in licentie gegeven recht. Daarmee voorkomt u (gedeeltelijk) dat u een procedure moet voeren die eigenlijk door de IE-rechthebbende gevoerd zou moeten worden.

In de praktijk

Onlangs heeft het gerechtshof van Amsterdam het belang van het maken van goede afspraken in een licentieovereenkomst nog onderstreept.

Kortom, voor zowel de licentiegever als de licentienemer is het van wezenlijk belang om goede afspraken te maken over de handhaving van inbreuk op de gelicentieerde IE-rechten. Op deze manier kan de licentienemer, wanneer hij schade lijdt als gevolg van een inbreuk, van de licentiegever het recht krijgen om schadevergoeding of afdracht van winst (zelfstandig) te claimen. Handig wanneer de merk- of octrooihouder dit nalaat, en bovendien zeer noodzakelijk voor de continuïteit van uw business!